La Preclusione per coesistenza impedisce l’applicazione dell’art. 20 comma 1 lett. b del Decreto legislativo 30/2005 a mente del quale “I diritti del titolare del marchio d’impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica: …. … b)  un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; … “.

La Suprema Corte ha chiarito come “In tema di marchi d’impresa, la “preclusione per coesistenza”, che rappresenta un’ipotesi del tutto particolare, in cui viene meno il requisito essenziale del pericolo di confusione tra i segni distintivi di cui all’art. 20, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 30 del 2005, richiede l’accertamento della prolungata coesistenza dei marchi ed anche della buona fede del titolare del marchio posteriore, fermo restando che la coesistenza deve essere valutata con riferimento all’intero ambito operativo della privativa di cui il titolare del diritto di esclusiva può godere e che, invece, proprio in ragione della menzionata coesistenza, gli è limitata, con la conseguenza che non può assumere rilievo, ai fini della integrazione di tale ipotesi, il fatto che il titolare del marchio per primo registrato abbia acconsentito all’utilizzo del marchio identico o simile in un ambito strettamente locale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’UIBM, la quale aveva ritenuto che, ai fini della registrazione di un marchio simile a quello, già registrato, di cui era titolare un’impresa concorrente, fosse sufficiente la pregressa coesistenza dei due marchi in un ambito territorialmente delimitato, anziché sull’intero territorio nazionale). (Cassa con rinvio, COMM.RIC.PROV.UFF.CEN.BR ROMA, 18/01/2021)” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 03/08/2023, n. 23727).